Indemnizable, en opinión del Tribunal Supremo, en atención a la cantidad facturada por la campaña, no procediendo en atención a las circunstancias del caso un canon de entrada
Los hechos sometidos a enjuiciamiento en esta ocasión se resumen en el lanzamiento de una campaña comercial asociada a la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una tarjeta regalo para gastar en un conocido establecimiento comercial, al que se accedía a través de un banner con el signo de la marca insertado en otras páginas web, en Facebook y Hotmail.
En la redacción aplicable a los hechos de la Ley de Marcas se prohibía que terceros, sin el consentimiento del titular de la marca, utilizaran en el tráfico económico signos idénticos o semejantes para productos o servicios que no fueran similares a aquéllos para los que estaba registrada una marca, siempre y cuando esta fuera renombrada en España, y con la utilización del signo realizada sin justa causa pudiera indicarse una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pudiera implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada -art. 34.2.c) Ley 17/2001-.
Pues bien, en opinión del Tribunal Supremo, la conducta de la sociedad demandada al lanzar su campaña en esas circunstancias, se encuadra en la prohibición descrita, en la medida en que el uso del signo conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca que representaba. Y es que la mención que hizo al publicitar sus servicios, de que uno de los premios del sorteo era la tarjeta regalo de la marca tercera, conlleva una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la misma o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita; dicho de otro modo, es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de la marca ajena, de su poder de atracción, reputación y prestigio.
En cuanto al quantum indemnizatorio, resuelve la sentencia comentada que es adecuado al resarcimiento pretendido ajustarse al uso realizado en atención a lo facturado con la campaña, no procediendo en atención a las circunstancias del caso un canon de entrada -cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho-.
En efecto, no se trata de calcular con exactitud cuánto se habría cobrado por una licencia de la marca, sino de cuantificar el perjuicio sufrido empleando una estimación hipotética de ese perjuicio -señala el tribunal-. En atención a las circunstancias del uso de la marca, que no era para distinguir productos o servicios con ella, sino para indicar el destino de un premio que se ofrecía como señuelo para captar nuevos clientes, y además de una campaña publicitaria de escasa duración en el tiempo, parece muy desproporcionado la aplicación de un canon de entrada.
No considera tampoco aplicable una indemnización por el supuesto perjuicio ocasionado al prestigio de la marca, que no se demuestra, y de nuevo en atención a las circunstancias del caso: la infracción de la marca notoria no se ha fundado en el perjuicio a su distintividad o renombre, sino en el aprovechamiento desleal de su renombre y prestigio -el empleo de la marca, no iba destinado a distinguir productos distintos de aquellos que se comercializan con esa marca, sino a ofertar estos mismos productos como posible regalo de un sorteo vinculado a la contratación de los servicios ofertados por la sociedad demandada, durante el reducido ámbito espacio-temporal de la campaña en la que se empleó la marca-. Todo ello pone de manifiesto que no pudo producir un efecto de dilución de la marca mínimamente relevante, ni tampoco que se viera afectado su renombre, que mereciera una indemnización específica y al margen de la indemnización general por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener, ya resarcida con la regalía hipotética.
[Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 10 de abril de 2024, recurso n.º 4370/2018]
Departamento de Documentación de Garrido