El Tribunal Supremo interpreta las prohibiciones de registro de marcas cuando se trata de envases
La historia de la marca discutida en este pronunciamiento debemos encontrarla en la utilización durante más de un siglo por los productores de sidra asturiana de una botella conocida como «molde de hierro» para embotellar sidra natural. Ello le convirtió en un signo identificativo de la sidra natural asturiana, y por ello la asociación de productores recurrente, que representa a buena parte de estos, la registró como marca tridimensional.
En ejercicio de sus derechos de marca, la asociación interpuso demanda contra un empresario que utilizaba una botella semejante para envasar sidra producida en Cantabria al considerar que había hecho un uso indebido de la marca tridimensional que tenía registrada, empleando con ese fin la botella “molde de hierro” sin su autorización.
Nuestra Ley de Marcas establece, entre otros supuestos de prohibición, el de que será denegada la inscripción como marca de los signos constituidos por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico -Ley 17/2001, art. 5.1.e)-.
El TJUE, nos recuerda la sentencia, ha considerado que esta prohibición se limita a los signos que se limitan a incorporar una solución técnica, cuyo registro como marca obstaculizaría realmente la utilización de esa solución técnica por otras empresas.
Ello exige, por tanto, identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto.
Pues bien, en el caso de autos, la marca tridimensional del demandante venía constituida por la forma de una botella desnuda, que reproduce la forma de la botella de sidra denominada «molde de hierro», usada tradicionalmente en Asturias y reconocible e identificable por el consumidor medio. Esta forma estaría destinada a contener sidra natural y debería facilitar que pudiera ser escanciada.
Pues bien, sus tres características esenciales -el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel-, advierte el Tribunal Supremo, si bien no dejan de cumplir una función técnica -contener la sidra natural y facilitar su escanciado-, esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional, ni tampoco los es el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional, sino que les sirve para identificar el origen del producto: una sidra natural producida en Asturias.
Dicho de otro modo, el resultado técnico de estas características no es la razón principal de la forma, no son características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana, la botella conocida como «molde de hierro», e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de un lagarero asturiano -los lagareros asturianos son autorizados por el titular de la marca (la asociación de productores de sidra asturiana) para usar esta marca tridimensional-.
Por tanto, no responden exclusivamente y de forma necesaria a una solución técnica cuyo uso por otros empresarios quedaría obstaculizado con el registro de la marca, como lo demuestra la gran variedad de formas de botellas empleadas para contener sidra natural que permiten ser escanciadas. No obstante, atención con este matiz: no puede afirmarse que la variedad de formas alternativas enerva per se la causa de nulidad invocada, advierte la sentencia.
Dicho de otro modo: ni el consumidor ni el empresario buscan esta botella por su función técnica o las características de uso, sino porque su singularidad permite asociarla a la sidra natural asturiana, razón que justifica la falta de concurrencia de la causa de prohibición para registrar la botella como marca.
Y conclusión semejante cabe adoptar si se analiza el caso desde el punto de vista de la prohibición por carecer de signo de distintividad – Ley 17/2001, art. 5.1.b)-, que es otro de los supuestos cuya aplicación al caso se analiza en el pronunciamiento que comentamos.
Como ha señalado la jurisprudencia europea y nuestro propio Tribunal Supremo, el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa, pero no por ello debe quedar al margen de la protección de la marca.
Y es que el uso puede haber contribuido a resaltar la distintividad del envase. Que es lo que ocurre en este caso, en que su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase pueda distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos -asociados o autorizados por la asociación-.
Tampoco concurre esta causa de prohibición, como acaba de señalarse
[Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 19 de julio de 2023, recurso n.º 6251/2019]
Departamento de Documentación de Garrido