El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y se alinea con la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que la práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca
El conflicto que ha dado lugar a la sentencia que se comenta enfrentaba a una empresa con la Oficina Española de patentes y marcas a costa de si una denominación genérica y sin significación específica más el sufijo “.es” tenía distintividad suficiente como para acceder al Registro.
Para el TSJ de Madrid en la instancia, precisamente la unión del sufijo a ese conjunto denominativo genérico es la que dota de fuerza identificadora a la expresión. Así, y a su parecer, el elemento denominativo aparece conformado por la conjunción de dos palabras perfectamente identificables que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un carácter genérico y descriptivo. Sin embargo, añade, al unir a ese conjunto la terminación .ES, se le dota de fuerza identificadora, resultando una marca intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios reivindicados.
Sin embargo, su conclusión no es compartida por el Tribunal Supremo, que considera que el sufijo «.es» añadido a los vocablos que conforman una marca no les dota de fuerza identificativa alguna dado que constituye el dominio de país correspondiente a España, que puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio, pero que una vez asignado a un solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio y tampoco su mera inclusión le otorga fuerza distintiva alguna respecto de otras marcas.
Este es el criterio que vino a mantener en una sentencia previa de 27 de mayo de 2013 y el criterio que varias ocasiones ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del sufijo “.com” o de los geográficos de otros Estados de la Unión, *para quien “un nombre de dominio, como tal, no hace referencia, a lo sumo, más que a una dirección de Internet, y no al origen comercial de los productos o servicios de un productor o de un prestador determinados. La práctica en materia de atribución de nombres de dominio y la utilización de éstos no determinan si un nombre de dominio es apto para registrarse como marca”.
(Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 3.ª, de 19 de julio de 2022, recurso n.º 2394/2021)
Departamento de Documentación de Garrido