E indemnizable con el 1% de la cifra de negocios que se anunciaban mediante la infracción de la marca sin necesidad de distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no
En el caso de autos quedaron constatados por acta notarial varios resultados de la búsqueda en Google de la marca de la demandada, asociada a una red de clínicas dentales, que redirigían hacia la marca de la demandante, dedicada también a esa actividad.
Esos resultados eran «adwords» y no «naturales», consecuencia de que el anunciante titular de la página de la demandada había contratado con Google como palabra clave la marca de la demandante.
Se plantea a costa de ello ante el Tribunal Supremo como cuestión si la utilización de la mera denominación o nombre de una marca como keyword o palabra clave para ofrecer servicios de competidores mediante publicidad en el servicio publicitario GOOGLE ADWORDS, siempre que no se utilice el signo distintivo, infringe o no la legislación sobre marcas.
Según explica la sentencia, el sistema de publicidad en internet por referenciación (adwords) funciona del siguiente modo:
-La empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan «naturales», que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.
-Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).
-El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga «clic» sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.
La cuestión que subyace es la de si el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.
A ello dio respuesta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010, señalando que esa conducta está prohibida cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.
Pues bien, en el caso de autos, los servicios ofertados por la demandada en su página web eran idénticos a los ofertados por la demandante con su marca; y el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.
Ello lleva al Tribunal Supremo a concluir que con ello se hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Y es que la publicidad ofertada apenas permitía al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio procedían del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, procedían de un tercero.
Asimismo, el hecho de que el anuncio inicial, el que es resultado de la búsqueda de internet mediante el adword, venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien ha realizado la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación con ella, aunque en esa web no aparezca la indicado el nombre de su marca.
Se cuestionó también la cuantificación de la indemnización por infracción marcaria: si en el 1 por ciento de la cifra de negocio total o en el 1 por ciento de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca del demandante.
Al respecto, tanto el Tribunal Supremo como la sentencia de instancia dieron por cierto que el empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada precedido de la propia marca de la demandante, necesariamente debió haber ocasionado algún perjuicio, sin perjuicio de la dificultad de acreditar cuántos son los casos en que fruto de la confusión, un potencial cliente de la demandante acudió a sus clínicas.
Y recuerda, con llamada a su jurisprudencia anterior, que precisamente para estos casos en que resulta muy difícil la cuantificación del perjuicio económico, ya sea mediante la determinación del daño directo a la demandante por lo que ha dejado de ganar o el beneficio obtenido por el infractor, ya sea mediante una regalía hipotética, el art. 43.5 Ley 17/2001 (Ley de Marcas) permite al titular de la marca infringida solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca infringida.
Este artículo, señala, contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un «perjuicio», para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Pero, también señala, su aplicación no es automática sino que precisamente requiere como presupuesto previo la existencia del «perjuicio», con independencia de su entidad.
A partir de ahí su literalidad señala que «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».
Por tanto, la cifra de negocio viene referida no a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, los servicios facturados a quienes acudieron a las clínicas del demandado como consecuencia del anuncio que constituía una infracción de la marca del demandado, sino que la cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso a todos los que ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.
(Sentencia Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de abril de 2022, recurso n.º 4415/2018)
Departamento de Documentación de Garrido