El recurso de casación, en estos casos, tiene una naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
El procedimiento al que pone fin la sentencia a la que hacemos referencia en esta ocasión fue instado por una mercantil, que solicitaba el registro para si de una marca de posición que aplicaba sobre calzado deportivo.
En el procedimiento administrativo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) denegó el reconocimiento de la marca dada su extrema coincidencia denominativa y gráfica con otros dos signos que fueron confrontados, y ello no solo por la utilización de la misma letra, sino también por su posición en la zapatilla y la misma reivindicación cromática.
Efectivamente, la marca pretendida no consiste sólo en una letra – las letras del alfabeto, consideradas en abstracto, no pueden ser objeto de monopolio marcario-, sino que es una marca de posición, modalidad de las conocidas como marcas no convencionales, admitida en nuestro ordenamiento jurídico tras la revisión de los tipos de marcas iniciada en 2006 por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual y plasmada en España mediante la trasposición de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 (en especial, en el art. 2 -«Representación de la marca»- del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas), señala el Tribunal Supremo.
En consecuencia, el análisis de las marcas de posición exige que el examen del signo deba hacerse en relación con la posición que ocupa en el producto para el que se utiliza.
Pues bien, eso es lo que propiamente hizo la sentencia recurrida, ya en su análisis jurisprudencial de la denegación administrativa por parte de la OEPM: no concedió a los titulares de las marcas oponentes un derecho exclusivo sobre la letra en cuestión, en abstracto, en relación con el calzado, sino que, a partir de una valoración conjunta de la similitud visual entre los signos y de su ubicación coincidente en un punto característico del producto (el lateral exterior de la zapatilla deportiva), apreció la existencia de riesgo de confusión que justificaba de denegación del registro de la marca.
En concreto, la Audiencia Provincial concluyó que existía riesgo de confusión por la concurrencia de una triple coincidencia objetiva entre los signos enfrentados:
-Similitud gráfica o visual, al presentar la misma figura esencial, que puede describirse como una V, como dos diagonales convergentes o como una diagonal combinada con otra línea en ángulo.
-Coincidencia posicional, al estar los signos situados en el mismo lugar del producto: la parte lateral exterior del calzado deportivo, desde la zona de los cordones hasta el borde de la suela, donde se encuentra el vértice de la figura.
-La identidad de los productos, puesto que se aplican a productos idénticos en la clase 25 del nomenclátor (calzado).
Pues bien, a juicio del Tribunal Supremo, esta apreciación es totalmente acorde con la jurisprudencia, tanto del TJUE como la suya propia, que exige realizar un juicio de conjunto, mediante la valoración de la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, y no únicamente su forma abstracta o conceptual, por lo que la sentencia recurrida realiza correctamente el juicio de similitud conforme al art. 6.1.b) Ley 17/2001 (Ley de Marcas), valorando la impresión global producida por el signo en su conjunto, en el contexto específico del producto al que se aplica.
El recurso de casación contra sentencias de Audiencias Provinciales en única instancia resolutorias de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
La sentencia comentada, es también interesante por esta cuestión procesal, que aborda señalando que estos recursos de casación deben basarse en la infracción de una norma procesal o norma sustantiva; que se debe justificar el interés casacional, ya sea ordinario, ya sea notorio, y que quedan fuera de la revisión las cuestiones de hecho, que se reservan para la instancia. Este recurso de casación, en definitiva, tiene una naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
De acuerdo con ello, el Tribunal Supremo establece las siguientes pautas:
-El objeto del recurso de casación es la sentencia de la Audiencia Provincial, no la resolución de la OEPM.
-El recurso de casación debe identificar con precisión el interés casacional, así como los elementos de la sentencia recurrida que supuestamente se apartan de la legislación aplicable o de su interpretación jurisprudencial. Por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la Audiencia Provincial.
-Las cuestiones de Derecho examinadas por la Audiencia Provincial pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial.
-El recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho porque el Tribunal Supremo, mediante las sentencias de casación en la materia, ejerce un control sobre la calificación jurídica de los hechos y las consecuencias en Derecho que de ello haya deducido la Audiencia Provincial. Por ello, el recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas -procesales o sustantivas-, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica.
-La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta. No corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que justifique que el tribunal de casación se pronuncie sobre las cuestiones planteadas en el recurso.
[Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 15 de septiembre de 2025, recurso n.º 7216/2024]
Departamento de Documentación de Garrido